안녕하세요, 특허법인 테헤란입니다.
당소에서는 7월 한 달 동안 의견제출통지서 단계 수임 고객을 대상으로 혜택을 드리는 캠페인을 진행하고 있습니다.
셀프출원 등으로 의견제출통지서를 받는 이유를 검색해 이 글을 읽고 계신 분이라면, 반드시 변리사 상담을 통해 상황에 적합한 대응을 하시기 바랍니다. 변리사 상담 한 번이 거절당할 뻔한 권리를 구할 수도 있습니다.
의견제출통지서, 어떤 의미일까?
특허, 상표, 디자인의 출원 후 특허청으로부터 ‘의견제출통지서’라는 낯선 문서를 받았다면? 이 서류는 단순한 안내문이 아니라 ‘특허청 심사관이 해당 권리를 등록하기 어렵다고 판단한 사유’를 서면으로 전달한 것입니다.
일반적으로 상표의 경우에는 약 50%, 특허는 80~90%까지도 1차 심사에서 의견제출통지서를 받는 것으로 알려져 있습니다. 의견제출통지서 없이 한 번에 통과하기가 더 어렵다는 의미이죠. 이 통지서를 쉽게 생각하고 대응하거나 대응 기간을 넘겼다가는, 소중한 나의 권리에 대한 독점권을 영원히 잃어버릴 수도 있습니다.
지식재산권의 기본은 먼저 출원·등록한 자가 권리를 갖는 것입니다. 의견 대응에 실패해 내 브랜드명을 아무나 다 사용하게 된다면 사업 전략을 처음부터 다시 고민해야겠죠. 의견 대응 실패의 결과는 생각보다 더 무겁습니다.
의견제출통지서를 받는 3가지 이유
이번에는 가장 흔한 의견제출통지서 사유를 몇 가지 살펴보겠습니다. 특허를 기준으로 설명하면서 비슷한 상표의 경우도 함께 소개할 예정이니 참고해 주세요.
① 신규성 부족: 이미 국내외에 공개된 선행기술과 유사하거나 실질적으로 동일한 경우를 의미합니다. 발명이 출원 전에 간행물에 게재되었거나 공개된 경우에도 신규성 부족으로 거절될 수 있습니다.
+상표의 경우 타인이 출원·등록한 상표와 표기, 발음, 의미가 비슷하다면 거절될 가능성이 높습니다(상품류, 지정상품, 유사군코드까지 모두 확인 필요).
② 진보성 결여: 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 수준의 기술이라면 진보성 부족으로 거절됩니다. 이는 해당 기술 분야에서 쉽게 발명하기 어려울 정도로 창작성을 갖춰야 한다는 의미입니다.
+상표라면 상품의 성질을 그대로 묘사한 단어나(ex. 달콤한 쿠키) 실제 지명 등을 포함해 혼동을 일으킬 우려가 있는 경우에 식별력 부족, 혼동 가능성 등으로 거절됩니다.
③ 기재불비: 명세서에 발명의 설명이 명확하게 기재되지 않거나 청구범위가 불명확한 경우, 실시예가 부족한 경우 등입니다.
+실무적으로는 의견제출통지서에 제시된 출원 상의 문제(ex. 기재불비)를 수정하는 경우 보정서, 심사관의 지적에 논리적인 반박이 필요한 경우 의견서를 제출합니다. 등록 가능성을 높이기 위해 의견서+보정서 전략을 많이 사용합니다.
지금까지 의견제출통지서를 받게 되는 대표적인 이유를 살펴보았는데요. 일단 의견제출통지서가 나오면 등록까지의 난이도가 확 높아진다고 보시면 됩니다. 권리를 꼭 등록해야 하는 분은 통지서를 들고 변리사의 상담을 받는 것이 좋습니다. 꼭 수임하지 않더라도, 상담을 받기 전과 후의 지식재산 전략은 크게 달라질 것입니다.
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